Nadużycia patentowe - Patent misuse

Prawo patentowe Stanów Zjednoczonych
Ustawodawstwo
Rodzaje roszczeń patentowych
Procedury
Inne tematy
Prawo konkurencji
Skala sprawiedliwości 2.svg
Podstawowe koncepcje
Praktyki antykonkurencyjne
Organy i organizacje egzekucyjne

W Stanach Zjednoczonych prawa patentowego , nadużywanie patent jest stosowanie posiadacz patentu patentu powstrzymać handel poza egzekwowania praw wyłącznych, że zgodnie z prawem uzyskał patent zapewnia. Jeżeli sąd stwierdzi, że posiadacz patentu dopuścił się nadużycia patentu, może orzec, że posiadacz patentu utracił prawo do egzekwowania patentu. Nadużywanie patentów, które znacznie ogranicza konkurencję gospodarczą, może również naruszać prawo antymonopolowe Stanów Zjednoczonych .

Definicja

Nadużycie patentu to niewłaściwe wykorzystanie praw patentowych przez właściciela patentu, mówiąc bardzo ogólnie, w celu rozszerzenia zakresu lub okresu obowiązywania patentu. Przykłady takiego nadużycia patentów obejmują zmuszanie klientów do wyrażenia zgody na płacenie tantiem za nieopatentowane produkty lub płacenia tantiem za wygasły patent. Tego rodzaju nadużycia patentowe mogą mieć miejsce bez naruszenia przepisów antymonopolowych . Ale narusza takie zasady amerykańskiego prawa patentowego, ponieważ monopol na patent jest ograniczony do zakresu jego roszczeń, a po wygaśnięciu patentu opinia publiczna ma nieograniczone prawo do praktykowania wcześniej zastrzeżonego przedmiotu.

Nadużywanie patentu może również mieć miejsce, gdy postępowanie posiadacza patentu stanowi naruszenie przepisów antymonopolowych. Na przykład, firma kupująca wszystkie patenty w danej dziedzinie ( rynku właściwym ), aby powstrzymać konkurencję, nadużywałaby patentów i (przy założeniu spełnienia innych wymogów ustawowych) naruszałaby również art. 7 ustawy Clayton (15 USC § 18) i art. 2 ustawy Shermana (15 USC § 2). Inne nadużycia patentów antymonopolowych obejmują (ponownie zakładając, że spełnione są inne wymogi ustawowe) sprawowanie przez licencjodawcę kontroli nad ceną, jaką kilku licencjobiorców pobiera za produkt lub usługę; usiłowanie wyegzekwowania patentu, o którym właściciel patentu wie, że jest nieważny lub nie został naruszony; oraz sprzedaż opatentowanych towarów pod warunkiem, umowy lub zrozumienia, że ​​kupujący nie będzie handlował towarami konkurenta sprzedawcy.

Historia

Na początku XX wieku nadużywanie patentów nie było jeszcze dobrze rozpoznaną obroną przed naruszeniem patentu, chociaż zostało ono uznane w sprawie Adams przeciwko Burke w 1873 roku. Sądy w tym czasie uznały stosunkowo niewiele ograniczeń praw posiadaczy patentów. W 1912 roku Sąd Najwyższy nie uznał doktryny nadużywania patentu w sprawie Henry przeciwko AB Dick Co. , w której licencja patentowa była powiązana z zakupem innego produktu. Zdaniem Sądu, ponieważ właściciel patentu miał większe prawo do całkowitego wstrzymania swojego opatentowanego produktu z rynku, miał on nieodłączne mniejsze prawo do selektywnego zatajenia go osobom, które nie kupowały innych produktów.

Jednak kilka lat później doktryna ta została wyraźnie odrzucona w sprawie Motion Picture Patents Co. przeciwko Universal Film Mfg. Co. W tej sprawie sędzia Holmes (który stanowił większość w sprawie AB Dicka ), teraz sprzeciwiając się temu, argumentował, że ponieważ właściciel opatentowanego czajnika do herbaty „może całkowicie wyłączyć swoje urządzenie… Nie mogę zrozumieć, dlaczego nie może go wyłączyć z użytku, chyba że licencjobiorca lub, jeśli o to chodzi, kupujący zgodzi się kupić herbatę od właściciela patentu. Jednak większość odrzuciła tę doktrynę „nieodłącznych praw” posiadaczy patentów. Wyjaśnił:

Argument [jest] taki, że skoro właściciel patentu może całkowicie wstrzymać swój patent z publicznego użytku, musi logicznie i nieuchronnie mieć prawo do nakładania dowolnych warunków na dowolne wykorzystanie, na które może zezwolić. Wada tego myślenia wynika z zastąpienia wnioskowania i argumentacji języka ustawy oraz z braku rozróżnienia między prawami przyznanymi wynalazcy przez prawo patentowe, a których może on dochodzić przeciwko całemu światu poprzez naruszenie. postępowanie i prawa, które może sobie stworzyć na podstawie umowy prywatnej, które jednak podlegają zasadom ogólnym, w odróżnieniu od przepisów prawa patentowego. Chociaż prawdą jest, że zgodnie z ustawami, jakie były (i są obecnie), posiadacz patentu mógłby odmówić publicznego użytku swojej opatentowanej maszyny, to jednak, jeśli zgodził się na jej użycie samodzielnie lub za pośrednictwem innych osób, takie użycie natychmiast podlegało warunkom statutu i, jak widzieliśmy, jest on tym samym ograniczony do korzystania z wynalazku w sposób opisany w zastrzeżeniach jego patentu, a nie w zakresie, w jakim może on być rozszerzony przez ograniczenia dotyczące materiałów i dostaw niezbędnych do działania narzucone przez zwykłe zawiadomienie opinii publicznej.

Rok po sprawie AB Dick , w sprawie Bauer & Cie. v. O'Donnell , Sąd Najwyższy zaczął zmieniać swoją perspektywę, orzekając, że chociaż posiadacze patentów mogą kontrolować produkcję, użytkowanie i sprzedaż opatentowanych produktów na podstawie umów licencyjnych, mogą nie wykorzystywać umów licencyjnych do kontrolowania ceny odsprzedaży opatentowanych produktów sprzedawanych przez posiadacza patentu. Po sprawie Motion Picture Patents fala zaczęła silniej płynąć przeciwko restrykcyjnym praktykom patentowym.

Orzecznictwo

Geneza i rozwój

W 1917 roku Sąd Najwyższy uchylił czteroletnią decyzję Henry v. AB Dick Co. i ustanowił nadużywanie patentów jako pozytywną obronę przed naruszeniem praw autorskich. W sprawie Motion Picture Patents Co. przeciwko Universal Film Mfg. Co. Sąd Najwyższy orzekł, że wymaganie używania opatentowanego projektora filmowego wyłącznie do wyświetlania filmów autoryzowanych przez właściciela patentu jest niewykonalne i stanowi nadużycie patentu. Sąd doszedł do wniosku, że próba rozciągania przez posiadacza patentu jego monopolu poza prawa przyznane mu przez statut patentowy była niesprawiedliwa, a z powodu „ nieczystych rąk ” posiadacza patentu sąd, jako sąd słuszności , nie udzieli mu ulgi. Wyjaśniając swoje orzeczenie, Sąd stwierdził:

[Jesteśmy] przekonani, że wyłączne prawo przyznane w każdym patencie musi być ograniczone do wynalazku opisanego w zastrzeżeniach patentowych i że właściciel patentu nie jest uprawniony do tego, aby w drodze zawiadomienia dołączonej do jego maszyny skutkują rozszerzeniem zakresu jego monopolu patentowego poprzez ograniczenie użycia go do materiałów niezbędnych do jego działania, ale niebędących częścią opatentowanego wynalazku, lub wysyłanie swoich maszyn do kanałów handlowych kraju, z zastrzeżeniem warunków użytkowania lub opłat licencyjnych, które mają zostać zapłacone, które zostaną nałożone później według uznania takiego właściciela patentu. Prawo patentowe nie daje żadnej gwarancji na taką praktykę, a także kosztów, niedogodności i irytacji dla społeczeństwa, których zabraniałby odwrotny wniosek.

Carbice Corp. przeciwko American Patents Development Corp. wyjaśnił, że wymaganie od licencjobiorców patentowych zakupu innych produktów jako warunku licencji patentowej („wiązanie produktów”) było nadużyciem. American Patents Development Corp. posiada patent na obudowę do transportu suchego lodu. Wymagało to od swoich klientów używania obudowy wyłącznie do transportu suchego lodu od ich wyłącznego dystrybutora. Sąd Najwyższy uznał, że wykorzystywanie patentów do kontrolowania zakupów innych produktów nabywcy obudowy jest nadużyciem patentu. (W osobnej sprawie kilka miesięcy później Sąd Najwyższy uznał, że patent Carbice jest nieważny).

Sąd Najwyższy orzekł, że nadużycie patentu uczyniło patent niewykonalnym w odniesieniu do ulgi pieniężnej w sprawie Morton Salt Co. przeciwko GS Suppiger Co. Suppiger Co. posiadał patent na produkowane przez siebie maszyny do dozowania tabletek soli. Umowa sprzedaży maszyn wymagała od klientów zakupu tabletek solnych wyłącznie od firmy Suppiger. Morton Salt Co., konkurent, który również sprzedawał tabletki solne, produkował i wynajmował automaty dozujące, które naruszyły patent Suppigera. Sąd Najwyższy odmówił Suppigerowi odszkodowania za naruszenie Morton Salt, uznając, że patent Suppiger jest niewykonalny, ponieważ wykorzystuje go do ograniczenia konkurencji w nieopatentowanej soli. Sąd stwierdził, że jego orzeczenie nie byłoby inne, gdyby Morton Salt nie był konkurentem Suppigera. Trybunał dodał, że nadużycie można znaleźć w zachowaniu, które nie stanowi naruszenia przepisów antymonopolowych.

Brulotte przeciwko Thys Co. ustalił, że próba pobrania opłat licencyjnych po wygaśnięciu patentu była nadużyciem. Pan Brulotte kupił maszynę do zbioru chmielu od Thys Co. Po zakupie Brulotte zaakceptował umowę licencyjną, która wymagała rocznych opłat licencyjnych poza okres obowiązywania patentu Thys. Kiedy Brulotte zdał sobie sprawę, że warunki umowy przekroczyły okres obowiązywania patentu, przestał płacić tantiemy. Sąd Najwyższy uznał, że umowa pomiędzy Brulotte i Thys nie była wykonalna po wygaśnięciu ostatniego licencjonowanego patentu, ponieważ licencja wydłużyła czas ochrony patentowej poza czas trwania patentu. W czerwcu 2015 roku Sąd Najwyższy podtrzymałsprawę Brulotte'a .

W sprawie Zenith Radio Corp. przeciwko Hazeltine Research, Inc. Sąd Najwyższy ustalił, że żądanie procentu licencjobiorców sprzedaży opatentowanych i nieopatentowanych produktów w zamian za licencję było nadużyciem. Hazeltine Research wymagało od firmy Zenith zapłaty łącznego procentu całej sprzedaży, aby uzyskać licencję na patenty Hazeltine. Sąd orzekł, że ten wymóg licencji był nadużyciem patentu, chociaż może nie być naruszeniem prawa antymonopolowego, ponieważ wpływ antykonkurencyjny mógł być zbyt niewielki. Orzeczenie to potwierdziło linię decyzji Sądu Najwyższego w sprawie nadużyć patentowych, zgodnie z którą wpływ restrykcyjnej praktyki na konkurencję może nie stanowić naruszenia przepisów antymonopolowych, a mimo to stanowić nadużycie.

Inne formy nadużycia patentów uznane przez sądy apelacyjne, ale dotychczas nieomówione szczegółowo przez Sąd Najwyższy obejmują:

  • Wiązanie zakupu nieopatentowanych materiałów jako warunku licencji patentowej, gdy skutek jest zasadniczo antykonkurencyjny na rynku właściwym, nad którym patent ma władzę rynkową.
  • Wiązanie jednej licencji patentowej z drugą, gdzie wiązany patent ma siłę rynkową.
  • Wymaganie od licencjobiorcy, aby nie wytwarzał konkurencyjnego produktu, jako warunek licencji patentowej.
  • Wymaganie od licencjobiorcy cofnięcia lub wyłącznej koncesji na kolejne powiązane patenty, w przypadku gdy skutek jest zasadniczo antykonkurencyjny.
  • Licencjodawca daje licencjobiorcom prawo weta w stosunku do dodatkowych licencji.

Ostatnie zmiany

Windsurfing przeciwko AMF stwierdził, że obrona przed nadużyciem patentu musi wykazać, że zachowanie właściciela patentu szkodzi konkurencji. W tej sprawie wyjaśniono również, że jeśli Sąd Najwyższy orzekł już, że konkretna umowa licencyjna była nadużyciem, sprawca naruszenia nie musiał udowadniać, że jest ona antykonkurencyjna. Jeśli jednak Sąd Najwyższy nie wypowiedział się na temat umowy licencyjnej, sprawca naruszenia musi ustalić, że umowa szkodzi konkurencji. Jednak kilka miesięcy później Okręg Federalny wycofał się z windsurfingu w Senza-Gel Corp. przeciwko Seiffhartowi . W odpowiedzi na pytanie uwierzytelnione sąd uznał, że „jak stwierdził Sąd Najwyższy, czyn uprawnionego z patentu może stanowić nadużycie patentu bez podniesienia poziomu naruszenia prawa antymonopolowego”. Powołując się na przeciwną sugestię w Windsurfing , sąd wyjaśnił:

Komentatorzy i sądy zakwestionowali uzasadnienie pojawiające się w opiniach Sądu Najwyższego dotyczących nadużyć w świetle najnowszych teorii ekonomicznych i orzeczeń Sądu Najwyższego w kontekstach innych niż nadużycia. Jesteśmy jednak zobowiązani do przestrzegania istniejących wytycznych Sądu Najwyższego w tej dziedzinie, dopóki Kongres lub Sąd Najwyższy nie zaleci inaczej.

W sprawie Princo Corp. przeciwko Międzynarodowej Komisji Handlu , Federalny Okręgowy Okręg stwierdził, że naruszenia prawa antymonopolowego dotyczące patentów nie zawsze są nadużyciem patentów. Philips, Sony i inni producenci opracowali opatentowaną technologię tworzenia płyt CD, które można wielokrotnie przepisywać ( CD-RW ). Philips udzielił licencji na te patenty producentom odtwarzaczy CD i czytników (aby mogli opracować odtwarzacze CD i czytniki współpracujące z płytami CD-RW). Princo Corp., jeden z licencjobiorców, przestał płacić firmie Philips opłaty licencyjne, ale nadal produkował czytelne dyski przy użyciu technologii Phillips. Phillips złożył skargę do Międzynarodowej Komisji Handlu, a Princo odpowiedziało, twierdząc, że Sony i Phillips wykorzystują swoje patenty do tłumienia konkurencji. W apelacji, en banc Federalny Okręgowy Sąd Apelacyjny orzekł, że Sony i Phillips nie rozszerzyły zakresu swojego patentu w sposób zakazany przez poprzednie sprawy Sądu Najwyższego. Mianowicie naruszenie rzekomo nie „wykorzystało” przedmiotowego patentu. Według jednego z komentatorów, badacze patentowi spekulują, że opinia ta znacznie zawęzi zakres nadużyć.

W sprawie Kimble przeciwko Marvel Entertainment, LLC z 22 czerwca 2015 r. Sąd Najwyższy odmówił uchylenia sprawy Brulotte przeciwko Thys Co. z powodu starej decyzji . Sąd wskazał, że „Kongres odrzucił wiele okazji do odwrócenia Brulotte'a ” i „Kongres odrzucił projekty ustaw, które zastąpiłyby zasadę Brulotte per se taką samą analizą w stylu antymonopolowym, do której teraz namawia Kimble”. Co więcej, Trybunał utrzymywał, że nie było dobrego powodu, aby uchylić Brulotte'a : „ Ustawowe i doktrynalne podstawy Brulotte'a nie uległy erozji z biegiem czasu”. Kwestionowany w sprawie Brulotte statut patentowy pozostaje zasadniczo niezmieniony. Precedensy, na których oparł się Sąd Brulotte , podobnie jak inne decyzje egzekwujące datę graniczną patentu, pozostają dobrym prawem. A „bliski związek Brulotte'a z całą siecią [innych] precedensów oznacza, że ​​odwrócenie go może zagrozić innym”.

Ponadto sąd odrzucił argumenty Kimble'a, że ​​należy obalić doktrynę Brulotte'a, ponieważ zakazana przez nią praktyka nie jest antykonkurencyjna i nie narusza prawa antymonopolowego. Sąd uznał ten argument za bezpodstawny : „Ale Brulotte jest raczej patentem niż sprawą antymonopolową” – podkreślił. Zgodnie z analizą prawną Trybunału, „polityka patentowa (nie antymonopolowa) doprowadziła do wniosku Trybunału, że umowy dotyczące tantiem popatentowych są niewykonalne – całkowicie 'niezależnie od możliwego do wykazania wpływu na konkurencję'”. Wcześniej w swojej opinii Trybunał wyjaśnił, że jest dobrze uregulowane, że „polityką prawa patentowego jest ustanowienie 'po wygaśnięciu... domeny publicznej', w której każda osoba może bezpłatnie korzystać z wcześniej opatentowanego produktu”. Opinia większości stanowi zatem zdecydowaną naganę dla tych analityków, którzy starają się uczynić z doktryny nadużyć rodzaj małostkowego prawa antymonopolowego, w którym antymonopolowe zasady analizy dominują nad politykami unikalnymi dla prawa patentowego; Kimble potwierdza wiele wcześniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego, w których stwierdza się, że nadużycia można znaleźć w zachowaniu, które nie narusza przepisów antymonopolowych.

Kongresowe ograniczenia dotyczące nadużywania patentów

Kongres ograniczył obronę twierdzącą w sprawie nadużyć patentowych w latach 1952 i 1998, w wyniku czego 35 USC  § 271 (d) ustawy patentowej.

Remont ustawy patentowej w 1952 r.

W 1952 roku Kongres dodał przepisy do Ustawy Patentowej, wyraźnie wyłączające z nadużyć patentowych jedynie pobieranie opłat licencyjnych, licencjonowanie i pozywanie patentów przeciwko współnaruszeniom. Przepisy te znajdują się w 35 USC § 271 (d).

Ustawa o reformie nadużyć patentowych z 1988 r.

W 1988 roku Kongres uchwalił przepisy, które zawęziły zakres nadużywania patentów, tworząc bezpieczne schronienie dla posiadaczy patentów w 35 USC  § 271 (d). Wyjaśnił, że posiadacze patentów nie nadużywali swoich patentów, pozywając ludzi tworzących produkty, które mogłyby być wykorzystane do naruszania patentów (współnaruszenie). Wymaganie od ludzi zakupu innej licencji lub produktu w celu uzyskania opatentowanego produktu również nie jest nadużyciem, chyba że właściciel patentu posiada „siłę rynkową”.

Zaradzić

Większość rodzajów nadużyć może zostać usunięta (lub „usunięta”), dzięki czemu patent jest ponownie ważny poprzez porzucenie praktyki nadużycia i całkowite rozproszenie jej skutków. Oszustwa lub niesprawiedliwego postępowania przy nabywaniu patentów nie można jednak usunąć.

Krytyka i wsparcie

Krytycy obrony przed nadużyciami patentów twierdzą, że jest ona anachroniczna, że ​​powinna być ograniczana przez antymonopolową zasadę rozsądku i że od 1988 r. została zawężona do niepamięci przez orzeczenia sądowe, takie jak Princo Corp. przeciwko Międzynarodowej Komisji Handlu. Zwolennicy obrony przed nadużyciem patentów sugerują, że może to być obrona przed sporami sądowymi wnoszonymi przez trolle patentowe . Wykorzystanie tej doktryny do zakwestionowania pozwów o naruszenie patentu przez podmioty niepraktykujące może wymagać od sądów zakwestionowania precedensu ustanowionego w sprawie Continental Paper Bag Co. przeciwko Eastern Paper Bag Co. Sąd Najwyższy odrzucił część tej krytyki w sprawie Kimble przeciwko Marvelowi , która potwierdził Brulotte przeciwko Thys Co. i stwierdził, że nadużycie jest regulowane przez politykę patentową, a nie politykę antymonopolową.

Kontrowersje „Dziewięć nie-nie”

W listopadzie 1970 r. Bruce Wilson, wówczas zastępca prokuratora generalnego w Wydziale Antymonopolowym Departamentu Sprawiedliwości, wygłosił przemówienie w Bostonie, które stało się znane jako „Dziewięć nie-nie”. Wilson powtórzył przemówienie „nie-nie” jeszcze kilka razy i powstało wrażenie, że odzwierciedla ono politykę sporną Wydziału Antymonopolowego. Dyskutowano, czy „nie-nie” „odzwierciedlało rzeczywistą politykę antymonopolową Departamentu Sprawiedliwości”, pomimo twierdzenia Wilsona, że ​​tak zwane „nie-nie” są ograniczeniami „które praktycznie we wszystkich przypadkach będą prowadzić do problemów antymonopolowych ze względu na ich negatywne skutki. na konkurencję." Dwóch innych byłych zastępców zastępców prokuratora generalnego z Wydziału Antymonopolowego skomentowało:

W rzeczywistości z szesnastu spraw wniesionych przez Sekcję Własności Intelektualnej wydziału od końca lat sześćdziesiątych do końca lat siedemdziesiątych tylko połowa dotyczyła którejkolwiek z dziewięciu praktyk. Co więcej, prawie wszystkie te sprawy były rozpatrywane na podstawie zasady rozsądku, a nie bezprawności per se.

Chociaż zatem wydaje się, że zakazy nie były niczym więcej niż nieformalną listą kontrolną prokuratorów antymonopolowych i nie były znacznie mniej naciskane w sporach sądowych jako proponowana zasada prawa antymonopolowego, były szeroko potępiane. Na przykład podczas administracji Busha urzędnicy rządowi dystansowali się od nich. Tak więc w 2003 r. urzędnik ówczesny kierujący Wydziałem Antymonopolowym opowiedział się zdecydowanie przeciwko zakazowi jako ważnym wskazówkom egzekucyjnym. Następnie mówił o tym, w jaki sposób praktyki „nie-nie” faktycznie często przynosiły korzyści konkurencji; na przykład:

  • Powiązania nieopatentowanych materiałów eksploatacyjnych „mogą zminimalizować ryzyko związane z niepewnością, jaką właściciel patentu może mieć w odniesieniu do wartości jego opatentowanej technologii”.
  • „Obowiązkowa płatność tantiem w kwotach, które nie są w uzasadniony sposób związane ze sprzedażą opatentowanego produktu… może być znacznie bardziej efektywne, na przykład, aby oprzeć tantiemy na całkowitej liczbie jednostek wyprodukowanych przez licencjobiorcę”.
  • „Weta licencjobiorcy wobec przyznawania przez licencjodawcę dalszych licencji… może mieć prokonkurencyjny efekt netto”.

Inny komentator w tym okresie powiedział z aprobatą: „Agencje przeszły długą drogę od czasów Dziewięciu No-Nos”.

Z perspektywy czasu kontrowersje Dziewiątki nie-nie wydają się przesadzone, a cele jej zwolenników przesadzone. Odejście Wydziału Antymonopolowego od tego i podkreślenie, czy restrykcyjne „Nie-Nie” rzeczywiście miało jakiekolwiek skutki antykonkurencyjne na rynku, może być właściwie rozważone w świetle rozróżnień w sprawach Zenith i Kimble pomiędzy nadużyciami antymonopolowymi i patentami w oparciu o ich różne polityki. Rozważane w tym świetle, „nie-nie” może słusznie określać politykę nadużyć patentowych. Ale w dużej mierze nie określili realnej polityki egzekwowania prawa antymonopolowego. Wydaje się, że taki wniosek wyciągnął w ostatnich artykułach profesor Hovenkamp. Tak więc spór dotyczący Dziewiątki Nie-Nie informuje nas więcej o nadużyciach patentów niż o polityce antymonopolowej, ponieważ twierdzenia Wilsona, że ​​prawdopodobne zaklęcie problemów antymonopolowych, jakie miało miejsce w przypadku „Nie-Nie”, nie zostały poparte wydarzeniami.

Zobacz też

Bibliografia

Dalsza lektura